안녕하세요!

IP-Log 입니다.

글로벌 시대니까 오늘은 미국에 있는 특허제도를 알아볼겠습니다!

1. 미국 특허제도 IDS란 무엇인가?
2. IDS 의무를 위반하는 경우 어떻게 될까?
3. IDS는 누가, 무엇을, 어떤 순서로 제출해야 할까?
4. IDS 자료 제출은 언제까지 하면 될까?

1. 미국 특허제도 IDS(Information Disclosure Statement, 정보개시의무)란 무엇인가?

미국에서 특허출원 시 출원인이 자신의 발명과 유사한 특허 또는 발명에 영향을 미쳤다고 판단되는 선행문헌들을 미국 특허청에 제공해야 하는 의무를 말합니다. 단순히 출원 시 인용되었던 문헌들뿐 아니라, 출원인이 개별적으로 등록 가능성 확인을 위해 출원 전 특허 검색을 했다면 그 검색 결과까지도 제출해야 합니다. (미 연방규칙 37 C.F.R. §1.56(a))

출원 업무 관련자들은 신의성실 의무가 부여되고, IDS 제도는 *신의성실의무에 기반을 둔 제도라고 할 수 있습니다. IDS는 단순히 선행자료 제출만을 요구하는 것이 아니라 출원인 본인이 명세서 내용을 충분히 이해하고 있으며 허위 진술에 대해서는 처벌되고 특허가 무효가 될 수 있다는 점을 내용으로 하는 선언서를 함께 제출하도록 하고 있습니다.

 *신의성실의무 : 모든 사람은 사회 공동생활의 일원으로서 상대방의 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성실하게 행동할 것을 요구하는 것

 IDS는 신뢰를 기반으로 하는 미국의 법리를 잘 볼 수 있는 대표적인 제도인데요. 제출 당시에는 엄격히 심사하지 않고, 추후 사실이 아닌 것으로 밝혀질 경우 엄격히 처벌하는 것이죠. 출원인 본인에게 불리할 수 있는 선행기술의 내용을 제출하는 것이 낯설 수 있지만 미국에서는 필수적인 절차입니다!

2. IDS 의무를 위반하는 경우 어떻게 될까?

전술한 바와 같이 IDS는 신뢰를 기반으로 하므로 일단 출원인이 제출한 자료를 신뢰합니다. 그렇기 때문에 등록 과정에서 IDS 의무를 게을리했다는 이유로 거절을 받는 경우는 많지 않습니다. 하지만 등록 후 등록된 특허에 대해 권리행사 시 문제가 됩니다. 제출한 IDS 자료가 사실과 다른 경우 특허 등록 자체가 취소될 수 있겠죠.

특허소송 등 특허권리 분쟁 시 IDS 의무 소홀은 큰 약점이 되기도 합니다. 치열한 글로벌 특허 전쟁에서 IDS 제출 의무 위반을 하게 된다면 손쉬운 공격 대상이 될 수 있겠죠. 특허분쟁 중 상대방 법정대리인이 가장 먼저 하는 일이 출원 과정에 절차상 하자가 없는지 확인하는 것이고 성실히 IDS 의무를 이행했는지 확인하는 것은 필수적인 절차입니다.

3. IDS는 누가, 무엇을, 어떤 순서로 제출해야 할까?

1. IDS는 누가, 무엇을, 어떻게 제출해야 할까? 

 출원인 본인, 변호사, 법률 보조인 등이 IDS를 제출할 수 있으며, 특허, 특허출원, 반포된 문헌, 실험적 이용 및 테스트 자료 등이 제출 대상입니다. 제출 시기는 미연방 규칙에 따라 다르며, 일반적으로는 특허출원서 제출 시 함께 제출하는 것이 일반적입니다.

IDS 제출은 어떤 순서로 제출할까?

[1단계] 

실체적 내용에 대한 최초의 거절 이유(first office action) 통지를 받기 전 또는 미국 출원일로부터 3개월 이내에 제출 – 비용이나 증명서 불필요

[2단계] 

1단계 이후 최종 거절 이유(final office action) 통지, 등록통지(notice of allowance) 중 하나라도 발생하기 이전 37C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 함께 제출 (최초로 인지한 때부터 3개월 이내) 또는 37C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 납부(최초로 인지한 때부터 3개월 지난 경우)

[3단계] 

최종 거절 이유 통지, 등록통지 중 하나라도 발생한 이후부터 등록료 납부 이전- 37C.F.R. §1.97(e)에 규정된 진술서 및 37C.F.R. §1.17(p)에 규정된 수수료 함께 납부

[4단계] 

등록료 납부 후 등록 공보 발행(issue) 전 – Petition 함께 제출

[미제출 시] 공정한 심사에 협조하지 않은 것으로 취급해 권리행사에 제한이 발생할 수 있음

4. IDS 자료 제출은 언제까지 하면 될까?

 출원일로부터 3개월 이내 제출해야 하며 일반적으로는 특허출원서 제출 시 함께 제출하는 것이 좋습니다. 기간이 지나도 IDS 자료 제출은 가능하지만, 추가 비용을 지급해야 하고 만약 심사 종료 후 제출하게 되면, 다시 추가 문헌을 포함해 심사 요청 서류를 제출해야 하는 등 제출 요건이 까다로워지기 때문에 출원 후 심사 초반에 제출하는 것이 좋습니다.

 불리하게 작용할 수 있는 선행기술들을 제출하는 것이 생소할 수 있지만 제출하지 않았을 때 발생하는 과정들을 생각해 보았을 때 명백히 알고 있는 특허 문헌이라면 반드시 제출하는 것이 좋겠죠?

감사합니다.