모두에게 약속은 신뢰를 위해 매우 중요하죠!

철수와 영희는 초콜릿 11개를 나눠 먹기로 약속했습니다. 철수는 6개, 영희는 5개씩 나누기로 약속했는데요, 영희의 초콜릿이 적은 대신 철수가 영희에게 사탕 1개를 주기로 약속했습니다.

하지만 영희가 약속을 어기고 6개의 초콜릿을 먹어버렸다면? 서로가 한 약속을 어기게 된 거죠. 이때 영희가 철수와의 약속을 어겼기 때문에 철수는 영희에게 사탕을 줄 의무가 없고 되레 영희에게 화를 낼 수 있는 상황이죠.

이렇게 특정 행위로 상대방에게 신뢰를 부여했다면 그 후 선행행위와 모순된 행위는 그 효력이 인정되지 않을 수 있습니다.

이를 “모순행위금지원칙”이라고 합니다.

‘신의성실의 원칙’에서 파생된 법리로 ‘모순행위금지의원칙’이 존재하죠!

권리자의 권리행사가 그의 종전 행동과 모순되는 경우에 그러한 권리행사는 허용되지 아니한다는 원칙입니다.

‘금반언의 원칙’이라고도 하죠.

1. 모순행위금지 원칙엔 어떤 것들이 있을까?
 

   1) 권리자의 선행행위가 있을 것

   2) 상대방의 보호 가치 있는 신뢰가 있을 것

   3) 권리자가 자신의 선행행위와 모순되는 후행을 하였을 것

   4) 후행 행위에 원래대로의 효력을 인정하면 상대방의 정당한 신뢰를 침해하게 될 것

 
상위에 기재한 항목들을 그 요건으로 합니다.

2. 특허에서도 적용되는 금반언의 원칙
 

 출원경과 금반언의 원칙이라 하여, 출원경과 참작의 원칙이라고 합니다. 이는 특허소송에서 출원인이 출원 심사 과정에서 본인이 보인 태도와 모순되는 주장을 하는 것을 금지하는 원칙입니다. 즉, 출원경과 금반언의 원칙에 따라 특허 출원인이 특허출원 과정에서 거절을 면하기 위해 의도적으로 특허청구범위에서 특정 기술을 제외하거나, 특허청구범위를 제한적으로 해석해야 한다고 주장하여 특허를 등록시킨 경우에는 다시 번복해 특허 권리범위에 해당한다고 주장할 수 없습니다.

 출원경과 금반언의 원칙은 미국에서 비롯된 법 원칙으로서, 형평법에서 금반언의 개념이 특허법에 수용된 것입니다. 우리나라에서도 다수의 판결에서 이를 적용하고 있어요.

3. 금반원의 원칙이 적용되는 경우는 어떤 것이 있을까?
 

1. 신규성 - 진보성 상실을 방지하기 위해 보정한 경우
   선행기술에 대해 신규성 - 진보성 등을 상실하는 것을 방지하기 위하여 특허 청구범위를 제한하거나 청구범위를 제한적으로 해석해야 한다고 주장한 경우 이를 번복할 수 없습니다.
    
2. 기재불비 등의 문제를 해결하기 위하여 보정한 경우
   출원 과정에서 신규성 - 진보성 상실로 인한 거절이 아닌 기재불비 등 다른 이유로 특허가 거절되는 것을 방지하기 위하여 보정한 경우에도 금반언의 원칙이 적용될 수 있습니다. 이는 어떠한 이유에서라도 출원인이 특허 청구범위를 제한하는 등의 보정을 행한 경우 그 감축 부분에 대해서는 특허를 받으려는 의사를 포기한 것으로 볼 수 있기 때문입니다.
    
3. 의견 제출통지서 접수 이후 제출한 의견서에 포함된 내용
   심사관이 거절 이유에 대해 통지한 이후 이에 의견서를 제출해 표명한 의사 역시 출원경과 금반언의 원칙이 적용됩니다. 
   
   대법원 2017.4.26 선고 2014후638 판결에서도 “특허발명의 출원 과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허가 등록될 때까지 특허청 - 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원 과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정 이유 등을 참작하여 판단하여야 한다.”고 밝히고 있습니다.
    
4. 분할 출원의 경우
   거절 이유를 통지받은 후 특허가 거절되는 것을 방지하기 위해 원출원의 특허 청구범위를 한정하고, 일부를 분할 출원하는 경우에도 적용되는데요.
   대법원 판례 역시 “특허 출원인이 특허청 - 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하고자 원출원의 특허 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원 발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없으면 보정된 발명의 보호 범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 보아야 한다.”(2008.4.10 선고 2006다35308 판결)고 판시하기도 했습니다

 이러한 출원경과 금반언의 원칙에 따라 특허권자는 출원 과정에서 권리범위를 감축한 부분에 대해서는 균등 · 침해를 주장할 수 없기 때문에 출원인은 보정서 및 의견서 등을 제출할 때 신중하게 살펴보고 제출해야 합니다.

 

 ‘행정정보 보기’를 통해 의견 제출통지서와 보정서에 해당하는 내용이 있는지도 쉽게 확인해 볼 수 있습니다. 또한 해당 통지서와 보정서의 원문도 확인해 볼 수 있어 특허 업무 혹은 출원 시 필요한 사항들을 점검해 볼 수 있겠네요!