안녕하세요,

특허 안내요원 IP-Log 입니다.

특허 등록 과정에는 [분할출원]이 존재하는데요.

분할한다…나눈다…

나눠서…출원한다…?

카드값 나눠 내는 건 알겠는데 특허를 나눠 낸다는 건 무슨 의미일까요?

그런 의미에서 [분할출원]을 알아봅시다.

1. 분할출원이란 무엇인가?
2. 분할출원이 되기 위해선 어떻게?
3. 분할출원은 언제까지 가능할까?
4. 분할출원의 흐름을 한눈에 봅시다!

1. 분할출원이란 무엇인가?

 분할출원이란 하나의 특허출원에 2개 이상의 발명이 포함되어 있는 경우 그 중 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로이 출원하는 것을 말합니다. (특허법 제52조, 실용신안법 제11조)

분할출원은 원출원 중의 일부 발명을 분할하는 절차이기때문에 분할출원이 되더라도 원출원은 계속 유지됩니다. 또한 분할출원은 원출원에 포함되는 2개 이상의 발명 중 일부 발명을 분할하는 것이기 때문에 분할출원은 당연히 독립적인 발명을 대상으로 해야합니다. 그러나 청구범위의 청구항을 분할하는 개념은 해당되지 않습니다.

분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원 때 출원한 것으로 보나 다음의 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 봅니다.

1. 분할출원이 특허법 제29조 3항에 따른 다른 특허출원 또는 실용신안법 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 특허법 제29조 3항 또는 실용신안법 제4조제4항을 적용하는 경우 특허법 제29조 3항은 “동일성”을 판단하는 항목인데요. 이전에 출원된 특허와 동일할 경우 특허로 인정할 수 없다는 것이 해당 항의 요지입니다.
    
2. 특허법 제30조 2항을 적용하는 경우
   제30조는 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)인데요. 그중 2항은 제1항 제1호를 적용받으려는 자가 특허출원서에 그 취지를 적어 출원해야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 합니다.
    
3. 제54조 제3항 적용의 경우
   제54조는 (조약에 의한 우선권 주장)항목으로 3항은 우선권을 주장하려는 자가 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 기재해야 한다는 내용입니다.
    
4. 제55조 제2항 적용의 경우
   제55조는 (특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) 항목으로 그중 2항은 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 특허 출원한 발명에 관한 우선권을 주장할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 해야 한다는 내용입니다.

2. 분할출원이 되기 위해선 어떻게?

1. 특허출원 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할이 가능합니다. 이때 외국어 특허출원인 경우는 그 특허출원에 대한 국문 번역문이 제출된 경우에만 분할이 가능합니다.
   *특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않은 분할출원은 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정이 가능합니다. 
   (특허법 제42조의2 제2항, 특허법 제52조 제8항)
    
2. 분할출원을 하려는 사람은 분할출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 해야 합니다. 
   (특허법 제52조 제3항)
    
3. 원 특허출원이 외국어 특허출원인 경우 그 특허출원에 대한 국어번역문 제출 (제42조의3 제2항) 또는 새로운 국어번역문(같은 조 제2항)을 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출이 가능합니다.
   *다만, 제42조의3 제3항 각호의 어느 하나에 해당한다면 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다고 하네요!

3. 분할출원은 언제까지 가능할까?

특허 분할출원은 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대한 보정이 가능한 기간인 특허 결정 등본을 송달하기 전까지 가능합니다. 다만, 심사관으로부터 의견 제출통지를 받은 경우에는 지정된 의견서 제출 기간 내에 분할출원이 가능하다고 합니다.

2009년 7월 1일 이전에 제출된 출원의 경우는 특허 거절 결정에 대한 심판 청구 시 그 심판의 청구일로부터 30일 이내에 분할출원이 가능하고. 이후 출원된 특허는 재심사를 청구할 때와 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간(거절결정 등본 송달일로부터 30일 이내)에도 분할출원이 가능합니다. (특허법 제52조 제1항 제2호)

또한, 2015년 7월 29일 이후 *특허결정 또는 거절결정, 취소 심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심 심결 포함)의 등본을 송달받은 특허나 실용신안 출원부터 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)에 분할출원이 가능합니다.

*특허결정 : 등록결정을 말하는 것이며 거절결정 불복심판에 의한 취소 심결의 경우 그 심결문 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내. 단, 설정등록 전까지 가능
(특허법 제52조 제1항 제3호, 실용신안법 제11조 준용)

분할출원 시 원출원에서 분할할 내용을 삭제하는 보정 과정이 꼭 필요한데요. 
보정하지 않으면 1 발명 2 출원으로 되어 협의 요구서가 발송될 수 있습니다! 
꼭 주의하세요!